Do registro de marca e da concorrência desleal.

Mariana Santana Tavela

É sabido que a marca resta inserida dentro do gênero da propriedade intelectual, da qual esta figura como subespécie, sendo certa sua proteção através da Constituição Federal de 1988, cabendo ao legislador realizar a disciplina de sua devida aplicação.

Marca é todo mecanismo inserido aos produtos e serviços, e que se destina a identificá-los e diferenciá-los de outros similares, considera-se, desta feita, um sinal distintivo. Na lei brasileira, considera-se marca de produto ou serviço aquela usada para distinguir produto ou serviço de outro idêntico, semelhante ou afim, isto é, estabelece-se uma relação direta entre o sinal e o produto ou serviço.  

Sua previsão resta inserida no art. 123 da Lei nº 9.279/96, podendo ser classificada como: marca de produto ou serviço, marca de certificação e marca coletiva. Além dessa identificação direta entre o sinal e o produto ou serviço (marca de produto ou serviço), o art. 123 explicita o conceito de marca de certificação e marca coletiva, categorias de signos que também atuam na identificação dos produtos ou serviços, mas de forma indireta. 

Tem-se, então, que a lei de propriedade industrial não limita as marcas que podem ser registradas (marca é todo sinal distintivo e, portanto, tudo pode ser considerado para efeito de ser assinalado e distinguido pela marca, sem restrições), mas, de modo restritivo enumera as marcas que não podem ser registradas.

Por outro lado, marca é definida como, sinal que permite distinguir produtos industriais, artigos comerciais e serviços profissionais de outros do mesmo gênero, de mesma atividade, semelhantes ou afins, de origem diversa. (DI BLASI, 2000).

Contudo, o ideal seria que as consequências jurídicas decorrentes da individualização proporcionada pelo sinal constatassem da definição. Afinal, a marca tem um objetivo muito mais amplo e importante do que atuar como um mero signo distintivo, tanto para o empresário que dela faz uso como para os destinatários dos produtos e serviços assinalados, o que a torna objeto de uma abordagem mais minuciosa, principalmente no que tange a evitar a concorrência desleal.

A atual interdependência entre marca e repressão à concorrência desleal encontra conexão que remonta quase que a origem desses institutos, sendo uma relação de complementariedade, cuja importância de um para o outro se revela fundamental para o fortalecimento de ambos e, consequentemente, do modelo econômico adotado por nossa sociedade.

Sobre a tutela da concorrência, deve ser apontado um debate no posicionamento oficial adotado pelo INPI, uma vez que, enquanto o Parecer Normativo Proc/Dirad n° 20/08 entende pela impossibilidade da aplicação direta da repressão à concorrência desleal no exame de marcas, tanto as Diretrizes de Análise de Marcas quanto os Manuais de Marca posteriores ao referido Parecer dão margem a outro entendimento. 

Mencionado parecer trata a concorrência desleal como um ilícito civil e penal, contudo que não poderia ser objeto de discussão na esfera administrativa devido à ausência de norma nesse sentido. No mais, registra-se que as consequências decorrentes do ato desleal atingiriam somente o empresário, vítima de tal conduta.

Considerando que tal ato diz respeito a ilícito penal, a concorrência desleal não poderia ser apreciada pelo INPI, uma vez que tal análise decorria do Poder Judiciário “O INPI […] não possui poder de polícia para analisar a materialidade e culpabilidade de um ilícito penal. Ou seja, por ser a concorrência desleal um tipo penal, o julgamento de questões dessa espécie cabe exclusivamente ao Poder Judiciário.

Respectivo parecer salienta que a Lei de Propriedade Intelectual havia previsto a prática de concorrência desleal apenas como crime, e que tal órgão seria incompetente para analisar a prática delituosa, haja vista a ausência do poder de polícia que é de competência do Poder Judiciário.

Desta feita, adverso do que salientou o mencionado parecer, as Diretrizes de Marcas possibilitaram o depósito de uma solicitação da merca configurar concorrência desleal. Aderem também a viabilidade de competência para avaliar o conteúdo das impugnações no que tange a concorrência desleal.

Outro importante aspecto trazido nas Diretrizes diz respeito ao reconhecimento de que a concessão de registro de marca de forma indevida pode ocasionar a legitimação de ato de concorrência desleal, trazendo efeitos negativos de ordem econômica.

A repressão no que tange a concorrência desleal no âmbito administrativo, infere-se as práticas adversas as regras de éticas de competição mediante registro de marcas, que induzam a um desvio fraudulento de clientela.

Registra-se que os Manuais de Marcas determinam que seja aplicável no exame de marcas, além da LPI, a Constituição Federal, os Tratados Internacionais e todas as demais normas brasileiras que tenham vínculo com o Direito da Propriedade Industrial: “São aplicáveis ao exame de marcas: toda norma que tenha vinculação ou relação com o Direito da Propriedade Industrial, em seu sentido lato, ainda que contidas em outros diplomas legais, tais como as legislações civil e comercial e a relativa a direito de autor”.

Deve-se registrar que além das Diretrizes, os Manuais também afirmam entendimento de o depósito de um pedido de registro de marca pode configurar ato de concorrência desleal, e de que compete ao INPI analisar o conteúdo de impugnações pautadas na concorrência desleal.

Assim, conclui-se, que o examinador poderá empregar dispositivos que visam combater atos que configuram concorrência desleal no setor empresarial, vez que constam expressamente nos Manuais de Marca que o INPI deve observar e aplicar no exame de marcas a Lei de Proteção Intelectual, resguardando, por assim ser, a segurança nas relações comerciais.

REFERÊNCIAS

DI BLASI, Gabriel. A propriedade industrial: os sistemas de marcas e patentes, desenhos industriais e transferência de tecnologia, 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, p. 292.

As Diretrizes de Análise de Marcas de 2010 e 2012 e os Manuais de Marcas de 2014, 2017 e 2019 foram emitidos por meio das Resoluções INPI/PR n. 260/2010, 28/2013, 142/2014, 177/2017 e 249/2019, respectivamente.